Alessandra Ferreri

Alcune riflessioni sulla distribuzione selettiva e la contraffazione dei beni di lusso

Due recenti provvedimenti del Tribunale di Milano, l’ordinanza emessa in data 19.11.2018 nel procedimento cautelare promosso da L’Oreal Italia SpA e Helena Rubinstein Italia SpA contro IDS International Drugstore Italia SpA, e l’ordinanza resa il 18.12.2018 nel procedimento cautelare promosso da Landoll srl nei confronti di MECS srl, offrono lo spunto per alcune riflessioni sulla figura della distribuzione selettiva con riguardo, in particolare, alle ipotesi di contestata contraffazione dei beni di lusso che ne costituiscono l’oggetto.

Secondo l’articolo 1 lett e) del regolamento europeo 330/2010 (come già il previgente art. 1, lett. d, del regolamento europeo 2790/1999), il sistema di distribuzione selettiva è quel sistema “…nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema”.

A determinate condizioni, gli accordi di distribuzione selettiva non sottostanno all’applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza ai sensi dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE.

In proposito la giurisprudenza della Corte di Giustizia (con la sentenza del 6 dicembre 2017, caso C-230/16) ha chiarito che l’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l’immagine di lusso di tali prodotti è conforme a detta disposizione a condizione che “la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio, che le caratteristiche del prodotto di cui trattasi richiedano, onde conservarne la qualità e garantirne l’uso corretto, una simile rete di distribuzione e, infine, che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario”.

Chiarita dunque la figura contrattuale della distribuzione selettiva, nei due procedimenti cautelari svoltisi innanzi al Tribunale di Milano, è stata esaminata la questione relativa alla commercializzazione dei prodotti di lusso da parte del soggetto rivenditore non facente parte della rete di distribuzione selettiva, senza il consenso del titolare dei relativi marchi. In particolare si è trattato di stabilire se tale commercializzazione possa configura una ipotesi di contraffazione, non potendo il rivenditore estraneo alla rete di distribuzione selettiva invocare il principio dell’esaurimento comunitario di cui all’art. 5 del cpi.

Come è noto, ai sensi di tale norma, i diritti di privativa industriale si esauriscono una volta che i prodotti che ne costituiscono oggetto siano stati messi in commercio dal titolare, o con il suo consenso, nel territorio dello spazio economico europeo. Ne deriva che, una volta immesso sul mercato il prodotto, il titolare non può più esercitare i propri diritti di privativa onde impedirne o limitarne la circolazione.

All’ipotesi di commercializzazione diretta del bene da parte dell’avente diritto, la norma equipara l’ipotesi di commercializzazione da parte di soggetti ad esso collegati da un punto di vista economico, quali licenziatari e rivenditori autorizzati, purché il titolare vi consenta.

Il secondo comma dell’art.5 CPI esclude tuttavia l’applicazione del principio dell’esaurimento comunitario qualora sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione.

La giurisprudenza comunitaria (si veda in particolare CGUE, sentenza 23.4.2009, causa C-59/08) ha confermato che l’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può configurare un “motivo legittimo” ostativo all’esaurimento, a condizione che il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di adottare un sistema di distribuzione selettiva e che sussista un pregiudizio effettivo all’immagine di lusso o di prestigio del marchio a causa della commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva.

Ne consegue che, in presenza delle suddette condizioni, il titolare di un marchio può opporsi, con l’azione di contraffazione alla rivendita dei propri prodotti da parte di soggetti estranei alla propria rete di distribuzione selettiva, anche qualora costoro abbiano acquistato da licenziatari o da rivenditori autorizzati.

I criteri indicati dalla Corte di Giustizia in base ai quali il Giudice nazionale dovrà verificare caso per caso se, in concreto, la vendita da parte del licenziatario o del rivenditore esclusivo a terzi non facenti parte della rete di distribuzione selettiva e, parimenti, la successiva commercializzazione da parte di questi possano comportare uno svilimento del marchio sono i seguenti:

  • la natura dei prodotti di prestigio contraddistinti dal marchio;
  • il volume e il carattere sistematico oppure saltuario delle vendite da parte del licenziatario a rivenditori esterni alla rete di distribuzione selettiva;
  • la natura dei prodotti commercializzati abitualmente da tali rivenditori e le forme di normale commercializzazione impiegate.

In entrambi i provvedimenti qui in esame, è stata dapprima accertata la liceità del sistema di distribuzione selettiva adottato dalle ricorrenti.

Sono stati poi valutati la natura dei prodotti oggetto di controversia e i profili di svilimento del marchio azionato, non sulla base delle modalità di vendita previste dal sistema di distribuzione selettiva (che in quanto condizioni stipulate tra il titolare e i suoi rivenditori hanno efficacia inter partes e non sono opponibili a terzi) ma attraverso la dimostrazione che le modalità di vendita adottate dai terzi estranei alla rete erano tali da arrecare, nel caso concreto, un grave pregiudizio all’immagine di prestigio del marchio (ad esempio perché i punti vendita presentavano arredi poco curati, locali scarsamente illuminati, scaffali ravvicinati contenenti i prodotti più disparati esposti al pubblico, dai detersivi, alla carta igienica, dagli articoli per l’igiene personale agli articoli per la cucina, a volte semplicemente collocati sul pavimento; oppure perché commercializzati su piattaforme e-commerce o siti web ove venivano presentati con piana assimilazione a qualsiasi generico prodotto del settore anche di minore qualità, senza alcuna istruzione professionalmente adeguata che consentisse la loro esatta utilizzazione).

Alla luce delle circostanze così accertate, il Tribunale di Milano, in entrambe le fattispecie, ha confermato che l’offerta in vendita dei prodotti da parte del rivenditore non autorizzato secondo le modalità sopra descritte non poteva ritenersi legittimamente eseguita, non operando nella specie il principio dell’esaurimento dei diritti del titolare del marchio a seguito della prima immissione in commercio, e che dunque tale condotta integra violazione dei diritti delle ricorrenti sui propri marchi.

di Alessandra Ferreri