Alessandra Ferreri

Il concetto di rinomanza: alcune riflessioni

Premessa

Da qualche tempo siamo impegnati a livello comunitario al fine di ottenere il riconoscimento della rinomanza  di un prestigioso marchio nell’ambito di una diffusa attività sportiva.

La vertenza è recentemente arrivata alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea innanzi alla quale lo scorso gennaio ha avuto luogo la discussione sul gravame proposto rispetto alla decisione assunta dalla  First Board of Appeal.

In occasione dell’ udienza sono emersi alcuni interessanti spunti di riflessione sul concetto di marchio rinomato.

Il marchio rinomato

La figura del marchio che gode di rinomanza è stata introdotta per la prima volta dalla Convenzione di Parigi e adottata in seguito dai vari ordinamenti nazionali e dalla normativa europea: il marchio che gode di rinomanza è quel segno che impedisce la valida registrazione e l’uso di marchi posteriori uguali o simili con cui si intendano contraddistinguere prodotti anche non affini a quelli per cui il marchio rinomato è stato registrato.  L’estensione della tutela di un marchio registrato a prodotti non affini a quelli connessi alla registrazione è, dunque, di particolare rilievo, in quanto permette di ampliare la protezione anche a beni che sono presumibilmente al di fuori della sfera di immediato interesse del titolare della registrazione.

Quali criteri?

I criteri per stabilire se un marchio goda di rinomanza e sia quindi meritevole di tutela ultramerceologica sono di elaborazione giurisprudenziale: i giudizi nazionali e comunitari, cioè, hanno cercato di individuare nel modo più oggettivo possibile i parametri in presenza dei quali si possa ritenere sussistente tale caratteristica, quali ad esempio l’ampiezza della presenza del prodotto sul mercato, la conoscenza effettiva che ne hanno i consumatori, l’entità quantitativa e qualitativa degli investimenti pubblicitari, la presenza sul mercato risalente nel tempo e l’ambito territoriale del preuso.

L’elenco però non è esaustivo, né la presenza di tutti o solo di alcuni degli elementi identificati comporta automaticamente la notorietà del marchio: sarà, infatti, sempre necessario procedere ad una valutazione in concreto dell’utilizzo del marchio.

La soluzione adottata dal First Board of Appeal

Con la decisione impugnata, la First Board of Appeal nel decidere sulla sussistenza o meno della  carattere rinomato del marchio oggetto della vertenza, ha confermato alcuni principi giurisprudenziali con riferimento in particolare:

  1. al momento in cui deve essere valutata la “notorietà” o la persistente notorietà del marchio anteriore, nei giudizi di annullamento;
  2. la qualificazione del “pubblico di riferimento” che deve essere considerato per stabilire il concetto di marchi “notoriamente conosciuti”;
  3. gli elementi che concorrono ad attribuire al marchio opposto il carattere di notorietà.

Quanto al punto 1

La First Board of Appeal ha confermato che la notorietà del marchio anteriore deve essere presa in considerazione al momento del deposito del marchio contestato e al momento in cui viene azionata la domanda di annullamento con il deposito del ricorso.

Quanto al punto 2

Sul concetto di pubblico di riferimento il giudice dell’Appello ha accolto il  principio generalmente espresso dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui il grado di conoscenza (notorietà) di un marchio è considerato raggiunto quando esso è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti e ai servizi che detto marchio rappresenta, non essendo richiesta una determinata percentuale del pubblico così definito.

Tale principio è stato affermato per la prima volta dalla nota sentenza del 14 settembre 1999 (C-375/97) nel caso General Motors / Yplon S.A. la quale aveva precisato (al punto 24) che «il pubblico per il quale il marchio d’impresa precedente deve aver acquisito una notorietà è quello interessato a tale marchio d’impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad es. un determinato ambiente professionale».

La First Board of Appeal, dunque, per determinare la notorietà del marchio invalidante ha considerato il pubblico specializzato di professionisti ed appassionati ai prodotti contraddistinti dallo stesso.

Quanto al punto 3

Gli elementi che concorrono a stabilire se il marchio sia rinomato presso il pubblico di riferimento, il giudice di Appello, ha confermato che debbano essere presi in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, tra cui il grado di conoscenza o di notorietà del marchio con riguardo al pubblico di riferimento, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, della sua promozione, comprese le pubblicità e l’esposizione alle fiere.

In altri termini la First Board of Appeal, ha seguito l’orientamento sviluppatosi a livello comunitario secondo cui il livello di conoscenza richiesto, non può essere definita in astratto, ma deve essere valutato caso per caso, tenendo conto appunto di ogni altro elemento rilevante per il caso di specie. E così nella causa in questione, oltre alle fatture di vendita, alla durata di registrazione del marchio a livello nazionale, alla durata dell’uso del segno come denominazione sociale, sono stati presi in considerazione le pubblicazioni della stampa specializzata, gli articoli apparsi su quotidiani e riviste, le interviste rilasciate da personaggi famosi, la produzione di documentari relativi al marchio stesso e ai prodotti da esso contraddistinti. Tutti elementi che complessivamente considerati hanno portato all’affermazione della sua notorietà.

La posizione assunta dalla Corte

E’ importante sottolineare che, nel caso in esame, i criteri individuati dalla Corte, sono stati applicati con riferimento a quella che potrebbe essere definita notorietà di “riflesso”, cui si riferisce l’art. 6 bis della Convenzione dell’Unione di Parigi, che conferisce potere invalidante anche ai marchi non usati in un paese dell’unione e tuttavia noti al suo pubblico grazie ad un uso realizzatosi in altro paese estero.

In altri termini, la fattispecie del marchio “notoriamente conosciuto” di cui all’articolo in esame, si presta ad essere invocata dall’impresa straniera il cui marchio abbia raggiunto una notevole reputazione nel proprio paese di origine, tale da potersi considerare “di riflesso” notoriamente conosciuta in altri Paesi non in ragione di una stabile e diretta presenza commerciale, ma per effetto dei mezzi di comunicazione di massa (stampa e film), della diffusione pubblicitaria o anche solo dalla mobilità delle persone: quindi, la norma attribuisce efficacia extra-territoriale ad un fatto giuridico verificatosi in un determinato Paese, cioè l’uso, che riverbera in un altro Paese unionista un certo effetto, cioè la notorietà, operante entro i confini territoriali dello Stato in cui essa è invocata.

La caratteristica della rinomanza è stata affrontata e discussa con riferimento all’articolo 8 (2) (c) del Regolamento sul marchio EU, in base al quale per marchio anteriore su cui può fondarsi l’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario devono intendersi anche “i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario, […], sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi”.

In occasione di un’udienza di discussione svoltasi lo scorso gennaio innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sono emersi alcuni interessanti spunti di riflessione sul concetto di marchio rinomato.

Nel farne applicazione, la First Board of Appeal (la cui decisione è stata fatta oggetto di gravame innanzi alla CGUE) ha confermato alcuni principi giurisprudenziali con riferimento in particolare:

  1. al momento in cui deve essere valutata la “notorietà” o la persistente notorietà del marchio anteriore, nei giudizi di annullamento;
  2. la qualificazione del “pubblico di riferimento” che deve essere considerato per stabilire il concetto di marchi “notoriamente conosciuti”;
  3. gli elementi che concorrono ad attribuire al marchio opposto il carattere di notorietà.

Quanto al punto 1), la First Board of Appeal ha confermato che la notorietà del marchio anteriore deve essere presa in considerazione al momento del deposito del marchio contestato e al momento in cui viene azionata la domanda di annullamento con il deposito del ricorso.

Sul concetto di pubblico di riferimento (di cui al punto 2) il giudice dell’Appello ha accolto il  principio generalmente espresso dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui il grado di conoscenza (notorietà) di un marchio è considerato raggiunto quando esso è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti e ai servizi che detto marchio rappresenta, non essendo richiesta una determinata percentuale del pubblico così definito.

Tale principio è stato affermato per la prima volta dalla nota sentenza del 14 settembre 1999 (C-375/97) nel caso General Motors / Yplon S.A. la quale aveva precisato (al punto 24) che «il pubblico per il quale il marchio d’impresa precedente deve aver acquisito una notorietà è quello interessato a tale marchio d’impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad es. un determinato ambiente professionale».

La First Board of Appeal, dunque, per determinare la notorietà del marchio invalidante ha considerato il pubblico specializzato di professionisti ed appassionati ai prodotti contraddistinti dallo stesso.

Quanto, infine, al punto 3, ossia agli elementi che concorrono a stabilire se il marchio sia rinomato presso il pubblico di riferimento, il giudice di Appello, richiamando l’art. 2 della Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999 conferma che debbano essere presi in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, tra cui il grado di conoscenza o di notorietà del marchio con riguardo al pubblico di riferimento, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, della sua promozione, comprese le pubblicità e l’esposizione alle fiere.

In altri termini la First Board of Appeal, ha seguito l’orientamento sviluppatosi a livello comunitario secondo cui il livello di conoscenza richiesto, non può essere definita in astratto, ma deve essere valutato caso per caso, tenendo conto appunto di ogni altro elemento rilevante per il caso di specie. E così nella causa in questione, oltre alle fatture di vendita, alla durata di registrazione del marchio a livello nazionale, alla durata dell’uso del segno come denominazione sociale, sono stati presi in considerazione le pubblicazioni della stampa specializzata, gli articoli apparsi su quotidiani e riviste, le interviste rilasciate da personaggi famosi, la produzione di documentari relativi al marchio stesso e ai prodotti da esso contraddistinti. Tutti elementi che complessivamente considerati hanno portato all’affermazione della sua notorietà.

E’ importante sottolineare che, nel caso in esame, i criteri individuati dalla Corte, sono stati applicati con riferimento a quella che potrebbe essere definita notorietà di “riflesso”, cui si riferisce l’art. 6 bis della CUP che conferisce potere invalidante anche ai marchi non usati in un paese dell’unione e tuttavia noti al suo pubblico grazie ad un uso realizzatosi in altro paese estero.

In altri termini, la fattispecie del marchio “notoriamente conosciuto” di cui all’articolo in esame, si presta ad essere invocata dall’impresa straniera il cui marchio abbia raggiunto una notevole reputazione nel proprio paese di origine, tale da potersi considerare “di riflesso” notoriamente conosciuta in altri Paesi non in ragione di una stabile e diretta presenza commerciale, ma per effetto dei mezzi di comunicazione di massa (stampa e film), della diffusione pubblicitaria o anche solo dalla mobilità delle persone: quindi, la norma attribuisce efficacia extra-territoriale ad un fatto giuridico verificatosi in un determinato Paese, cioè l’uso, che riverbera in un altro Paese unionista un certo effetto, cioè la notorietà, operante entro i confini territoriali dello Stato in cui essa è invocata.

Alessandra Ferreri